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질문 특허법 관련 질문입니다.
비공개 조회수 1,586 작성일2017.08.07
안녕하세요. 평범한 자연계열 대학생입니다.
사진 자료에 보면 툴젠에서 먼저 동물세포에서 기술을 출원했잖아요? 아마도 pct출원을 했을거라고 생각이 되는데요.
절차적인 부분이 기억이 잘 안나서 질문드리는데요.


선출원지위에 걸리지 않고 미국에서 타 연구진이 진핵세포연구결과로 특허를 따냈다는 것은 기술의 대상이 달라서 등록이 된거라고 생각해야 할까요?
같은 crispr cas9 시스템이라고 알고 있어서요.
만약 그렇다면 향후 더 좁은 범위인 동물세포로 특허를 받고, 이용 저촉관계가 성립할수도 있는건가요?

아니면 선출원 지위나 확대된선출원의 지위에 문제가 있었을 수도 있나요??
툴젠측에서 국내진입단계를 늦게 했다거나 공개시점이 늦었다거나 그럴수도 있는건가요??

자세히 사실을 알수는 없겠지만 가능한 시나리오로 설명해주시면 감사하겠습니다..^^


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2 개 답변
1번째 답변
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정경민변리사
식물신 eXpert
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1. 
선출원주의는 선후출원의 청구항간 동일성 비교를 합니다.

확대된 선출원주의는 선출원의 명세서내용과 후출원의 청구항을 비교합니다.

국내에서라면 선출원의 명세서내용과 후출원의 청구항을 동일성비교하여 조금이라도 다르면 적용되지 않습니다.

하지만, 미국이라면 102(e)항으로서 공개되지 않은 선출원의 명세서내용으로부터 후출원의 청구항이 진보성이 없으면 거절됩니다. (일응 확대된 선출원주의라고 함)

2. 

여러가지 상황이 있을 수 있습니다.

(1) 선출원주의가 문제가 되는 상황에서 서로간에 청구항만 다르면 적용되지 않습니다.

(2) 102(e)라 하더라도 선출원의 명세서에 적힌 내용으로부터 후출원이 진보성이 인정되면 등록됩니다.

(3) 마찬가지로 선출원이 공개된 이후라도 이로부터 후출원이 진보성이 인정되면 등록됩니다.

후출원이 선출원을 이용하는 관계가 될 수는 있으나, 이는 선출원청구항과 후출원청구항을 비교하였을 때, 선출원청구항이 A+B+C의 구성을 갖고, 후출원청구항이 A+B+C+D의 구성을 가질 때 해당합니다.

선출원청구항이 A+B+C이고, 후출원청구항이 A+B+D+E의 구성이라면 이용문제는 발생하지 않습니다.

이때 선출원 명세서에 A+B+D라는 내용이 기재되어 있다면 +E를 부가하는 것이 진보성이 있어야 후출원이 등록되겠지요. 

단순하게 진핵세포연구결과에서 여러 특허가 도출될 수 있으므로, 명세서내용을 상호 비교해 보기 전에 어떤 상황인지 예단할 수 없을 것 같습니다.

심사관이 선출원을 간과하여 등록시켰을 수도 있어 후출원에 무효사유가 내포되어 있을 수도 있지요.

2017.08.07.

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송재욱
변리사
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안녕하세요. 대한변리사회-네이버 지식iN 상담변리사 송재욱 입니다.


답변

발명에는 개척발명(원천발명)과 개량발명(모방발명)으로 구분됩니다.

대부분의 특허는 개량발명(모방발명)입니다.

개척발명(원천발명)은 10년에 하나 나올까 말까 합니다.


또 발명도 유행을 따르기 때문에 유사한 발명이 동일 기간에 대량 특허출원되는

경향이 있습니다.


질문의 경우도 개량발명(모방발명)에 속하거나, 유행에 따른 발명에 속하는 것으로서,

기본이되는 배경기술은 거의 동일하고, 개발한 타켓이 약간씩 다르거나,

타켓을 실현하고자 하는 방법이 유사한 경우에

진보성의 문제가 판단하는 판사나 심사관마다 약간씩 다를 경우가 있습니다.


어쨌던 간에 미국이나 유럽의 대법원에서 최종판결이 나와야만 판단할 수 있습니다.


미국에서는 1심에서 UC버클리대(최초출원인)의 패소로 2심 청구 중 이므로

아직은 섣불리 판단할 수 없다고 생각 됩니다.



같은 crispr cas9 시스템이라도 다양한 특허가 존재 할 수 있습니다.


만약

1.  대법원에서도 원심을 지지한다면, 서로 자유롭게

각자의 특허권을 행사 할 수 있으며,


2.  대법원에서 원심을 파기한다면,

    가.   이용저촉관계로 로얄티를 지급해야 하거나,

    나.   툴젠이나 브로드연구소 출원은 거절되거나, 무효될 여지도 있습니다.


기타 다른 동물특허의 경우는 케이스가 다르기 때문에 이 사건을

그대로 다른 동물특허에 일률적으로 적용하는 것은

무리가 있습니다.


2017.08.11.

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